Mois : mai 2020

Will the Unified Patent Court see the light of day?

An article published on LinkedIn in 2017.

June 23, 2016. BREXIT.

November 28, 2016. During a meeting of the EU Competitiveness Council, Baroness Neville-Rolfe, the UK Minister of State for Intellectual Property, announced that the UK was proceeding with the preparations towards ratifying the Unified Patent Court Agreement (UPCA). This is supposed to mean that the UPCA could enter into force before the UK effectively leaves the European Union, following the result of the referendum of June 23, 2016.

January 16, 2017. The UPC Preparatory Committee has announced this: « The Preparatory Committee is now working under the assumption that the Provisional Application Phase (PAP) will start end of spring 2017, presumably in May, and that the Agreement on the Unified Patent Court (UPCA) can enter into force and the Court become operational in December 2017« .

However, an effective BREXIT requires the triggering of Article 50 of the EU Treaty. Negotiations between the UK and the EU may last at least two years after the triggering of Article 50. Moreover, if there are namely already now the required number of countries having ratified the Agreement, there is a last prerequisite for the entry into force: the ratification by Germany.

So, could we (reasonably) assert today that the UPC will be see the light of day in December 2017?

Nothing seems less certain. In any case, two major obstacles stand in the way.

First, a political obstacle. The German authorities have for the time being retained a strict position against the BREXIT. The idea of ​reconciling the end of the free movement of persons with a single market is strictly rejected. An exit from Europe would then involve a pure and simple exit from the single market. The proposed Patent Court is linked to the single market. In these circumstances it seems difficult to believe that the German authorities will wish to ratify an agreement for the single market, with one out of three local divisions based in London. Yet Germany has still not ratified the Agreement.

Then there is a legal obstacle. The Agreement provides that the jurisdiction to be established will be integrated into the European legal system. This implies, notably, that the ECJ will have jurisdiction (and yet Downing Street has strictly rejected the supremacy of ECJ).

Consequently, these two obstacles stand in the face of a blindness thrown by the attitude of the UK Government. It is impossible today to say that the UPC will see the light of day by December 2017. The only will of the UK Government is insufficient to make it happen. To assert the contrary constitutes an unfair deceit intended for customers who would now like to start new procedures in Europe.

Brève réflexion sur la règle de droit transitoire relative à l’imprescriptibilité des actions en annulation des titres nationaux de propriété industrielle (art. 124, III, loi PACTE)

Article publié sur le Blog @DeBoufflers.

Depuis sa création, en mars 2018, l’Institut de Boufflers a fait de la prescription des actions en annulation des titres nationaux de propriété industrielle un de ses chevaux de bataille. Dès mars 2018, l’Institut prit d’abord l’initiative d’organiser une conférence consacrée au sujet ; les contributions de cette conférence furent ensuite publiées dans un dossier de la Revue Propriété Industrielle en juin 2018. Enfin, en novembre de la même année, l’Institut produisait une note proposant d’inclure l’imprescriptibilité desdites actions en annulation dans la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises – dite « loi PACTE » – et d’assortir ce nouveau principe d’une règle de droit transitoire selon laquelle la loi nouvelle s’appliquerait également aux titres produisant leurs effets à la date de sa publication. Cette proposition semble avoir fait son chemin, à tel point que nous en retrouvons même la trace aujourd’hui dans un amendement adopté par le Parlement, lequel donna naissance à l’article 124 de la loi PACTE.

Ainsi, désormais, la loi PACTE – devenue entre-temps la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 – prévoit que les actions en nullité des titres de propriété industrielle sont imprescriptibles, tout en précisant que ladite imprescriptibilité concerne les « titres en vigueur au jour de sa publication » (art. 124, III°). Comment interpréter cette dernière précision ?

Évacuons d’emblée l’interprétation selon laquelle le législateur en visant les titres en vigueur au jour de la publication de la loi aurait exclu, a contrario, non seulement les titres qui n’étaient pas en vigueur à cette date, mais en outre tous ceux qui ne seront plus ultérieurement en vigueur à la même date, car elle se disqualifie d’elle-même. Une règle de droit transitoire ne peut en effet avoir d’autre objet que du droit transitoire, c’est-à-dire qu’elle ne peut concerner que l’application de la loi à des situations juridiques antérieures à l’entrée en vigueur de la loi ; c’est l’évidence même. Personne ne semble d’ailleurs prêt à soutenir l’inverse.

En vérité, une seule question peut sérieusement être posée s’agissant de la règle de droit transitoire discutée : peut-elle induire un effet rétroactif en couvrant des titres en vigueur au jour de la publication de la loi, alors même que la prescription aurait été acquise à cette date ? En d’autres termes, les nouvelles dispositions relatives à l’imprescriptibilité pourraient-elles s’appliquer à toutes les actions en annulation, pendantes et à venir, visant des titres déjà en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la loi, naturellement sans que les décisions passées en force de chose jugée ne soient remises en cause ? On admettrait ainsi, exceptionnellement, de remettre en cause des prescriptions acquises sous l’empire du droit antérieur. Une Cour d’appel pourrait, par exemple, appliquer la loi nouvelle à un titre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 et auquel la prescription aurait été appliquée en première instance.

Le principe qui prévaut est celui de la non-rétroactivité de la loi nouvelle, il se déduit de l’article 2 du Code civil, et son pendant constitue l’effet immédiat de cette loi, de telle sorte que, in fine, cette dernière ne puisse venir anéantir un droit d’agir né antérieurement à son entrée en vigueur. L’article 2222 du même Codeprécisant, pour sa part, que les prescriptions acquises ne peuvent donc être remises en cause. Le législateur peut néanmoins prévoir, par exception, la rétroactivité d’une loi. Sous réserve, selon la Cour de cassation, que le législateur en exprime expressément la volonté. En l’occurrence, l’article 124, III, de la loi PACTE n’indique pas spécifiquement qu’elle est « rétroactive », mais ce n’est pas non plus ce qu’exige l’article 2 du Code civil ni l’interprétation qu’en fait la Cour de cassation. D’ailleurs, une mention selon laquelle la loi serait « rétroactive » serait, en tant que telle, peu utile, car insuffisante.

Tout un chacun pourra toujours soutenir que l’expression d’une volonté expresse, exigée par la Cour de cassation, implique toutefois qu’une disposition transitoire soit claire et précise. Il est vrai que ces deux critères concernent le texte de loi en son entier et donc, entre autres, les règles de droit transitoires. Mais n’oublions pas que cette critique du défaut de clarté peut être adressée à nombre de textes, à commencer par la loi no2008-561 du 17 juin 2008 quand elle situe le point de départ de la prescription des actions civiles au jour de la connaissance des faits (art. 2224 du Code civil). La clarté du concept de connaissance des faits ne coule pas de source. Le défaut de clarté est donc à invoquer avec parcimonie, si on ne souhaite pas priver d’effets toutes les lois. C’est ce qui explique que l’appréciation de ladite clarté revienne au Conseil constitutionnel, quand il examine la qualité de la loi, et non aux juges du fond. Puis, d’ailleurs, la règle de droit transitoire discutée ne paraît pas spécialement obscure ou imprécise, surtout si on la compare à d’autres règles du même type.

Gardons tout de même ici à l’esprit que le législateur avait l’intention de mettre un terme à une jurisprudence corrigée par son texte. Il convenait dès lors d’éviter de restreindre son application soit aux seules instances en cours soit aux seules instances en annulation introduites après son entrée en vigueur soit aux actions en annulations fondées sur des titres délivrés après son entrée en vigueur. Au contraire, le texte devait être formulé de telle manière qu’il puisse s’appliquer à tous les titres en vigueur, ce qui inclut notamment toutes les hypothèses précitées, mais aussi les titres délivrés antérieurement et qui n’auraient pas encore donné naissance à une instance à la date de la publication de la loi. C’est en ce sens que l’Institut de Boufflers a proposé la formulation selon laquelle la loi nouvelle concerne les titres « produisant leurs effets à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ». Et c’est sans doute également en ce sens qu’il convient aujourd’hui d’interpréter la règle de droit transitoire retenue par le Parlement selon laquelle la loi nouvelle s’applique aux « titres en vigueur au jour de sa publication », de telle sorte que ladite loi puisse s’appliquer aux actions pendantes et à venir et donc, dans certains cas bien définis, avoir un effet rétroactif.

Interdictions préliminaires dans les affaires de propriété intellectuelle : doit-on préférer la France à l’Allemagne?

Article publié par le site Village de la Justice.

Jusque récemment, les interdictions préliminaires étaient rarement prononcées par les juridictions françaises en cas de contrefaçon. Toutefois, au cours de l’année 2018, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé des injonctions préliminaires dans trois affaires de brevets (Minakem v. Melchior et M2I, Novartis c. Teva, Searle c. Sandoz). Dans l’affaire Novartis v. Teva, le tribunal a également accordé plus de 13 millions d’euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel. Dans le même temps, les injonctions préliminaires sont de plus en plus difficiles à obtenir en Allemagne. Ce phénomène est d’autant plus intéressant qu’un litige coûte moins cher en France qu’en Allemagne (notamment du fait de l’absence de frais de procédure). Est-il temps de changer les stratégies paneuropéennes dans le cadre de de litiges de propriété intellectuelle ? Peut-être. Mais comparons les systèmes allemand et français d’injonctions préliminaires : conditions (1), procédures (2) et résultats (3).

1° Quelles conditions ?

Dans les deux pays, le demandeur doit démontrer l’existence d’une contrefaçon ou d’une contrefaçon imminente. Cependant, les exigences semblent plus strictes en Allemagne (a) qu’en France (b).

a) En Allemagne.

Les tribunaux allemands exigent généralement que la contrefaçon puisse être établie « sans difficulté » ou utilisent une formule similaire, tout aussi restrictive. Pour cette raison, en matière de brevets d’invention, il est peu probable qu’une mesure provisoire soit prononcée si la contrefaçon ne peut être établie que par un témoignage d’expert, ce qui est généralement le cas lorsque seule une contrefaçon par équivalence est alléguée. En règle générale, la violation doit être évidente. Il demeure néanmoins permis (et souvent conseillé) de fournir au tribunal des expertises, afin d’illustrer la contrefaçon et le contexte technique de l’invention.

Concernant l’urgence, le demandeur doit démontrer que la question est si urgente pour lui qu’il ne peut attendre le résultat d’une procédure judiciaire classique. Il n’y a pas de délai déterminé, mais un délai d’un mois, par exemple, à compter de la date à laquelle le titulaire du droit a pris connaissance de la contrefaçon, apparaît généralement raisonnable.

b) En France.

Conformément à la loi française, le demandeur ne doit rapporter des preuves « raisonnables » que ses droits sont susceptibles d’être violés ou que cette violation est imminente. Il est conseillé à un demandeur d’appuyer sa demande sur un commencement de preuve de l’atteinte, de préférence par le biais d’un rapport de l’huissier de justice.
Le rapport est établi par un agent public qui exerce ses fonctions sous serment sans évaluation préalable des droits du demandeur ou du fond de l’affaire.
Il n’est plus nécessaire que la procédure soit engagée peu de temps après le jour où le titulaire des droits de propriété intellectuelle a eu connaissance des faits, de sorte que l’urgence n’est pas une obligation de principe.
Mais cela reste nécessaire dans les cas suivants :
- lorsque la mesure provisoire est requise ex parte ;
- lorsque le demandeur a demandé l’autorisation de convoquer d’heure à heure.

2°) Comment procéder ?

a) En Allemagne.

En principe, le tribunal compétent est le tribunal du lieu de résidence du défendeur. Toutefois, dans le cas de contrefaçon, le demandeur peut également appeler le tribunal de la circonscription où la contrefaçon a eu lieu.

Les tribunaux allemands ne sont pas obligés d’entendre le défendeur avant de prononcer une mesure provisoire. Cela peut être ex parte. Les entreprises qui craignent de faire l’objet d’une la mesure provisoire ne sont toutefois pas sans défense. Les entreprises peuvent déposer de manière préventive des conclusions de protection (« Schutzschrift ») auprès du (des) tribunal (s) où elles soupçonnent que la requête soit déposée pour plaider leur cause dans le différend avant qu’une décision ne soit prise.

Si une mesure provisoire est accordée dans le cadre d’une procédure ex parte, le défendeur a la possibilité de former un recours contre la décision de la Cour. Une telle opposition donne lieu à une audience où la validité de la mesure est examinée par le tribunal en tenant compte des arguments de la partie défenderesse.

b) En France.

Les règles générales de compétence sont les mêmes qu’en Allemagne. Mais, en dépit de ces règles générales, le TGI de Paris est le tribunal exclusivement compétent pour connaître (i) des brevets, (ii) des marques de l’Union européenne et (iii) des affaires relatives aux dessins ou modèles communautaires. Cette règle spéciale de compétence garantit plus de sécurité juridique, notamment grâce à la spécialisation des magistrats.

Les injonctions préliminaires peuvent être ordonnées très rapidement et ex parte :
- d’heure à heure : le demandeur doit d’abord demander, ex parte, devant le juge des requêtes, l’autorisation d’obtenir la convocation rapide du défendeur. Dans sa demande, le demandeur devra démontrer l’urgence. Une fois cette autorisation accordée, la plainte est notifiée au défendeur. La décision peut être rendue en quelques jours ou quelques semaines.
- ex parte : le demandeur introduit une demande de mesure provisoire devant le juge des requêtes, sans que le défendeur soit au courant et ait le droit de répondre. La décision est rendue tout de suite. Ces mesures ex parte sont très rarement accordées.

Les conclusions de protection n’existent pas en droit français. Le seul mécanisme similaire est la déclaration de non-contrefaçon et il n’existe que dans les cas de brevets. Le but de cette action contre le titulaire du brevet est de dissiper tout doute sur la nature illicite ou non des actes commis par le demandeur.

Les injonctions préliminaires prononcées par les tribunaux français peuvent faire l’objet d’un recours, que ce soit du demandeur ou du défendeur, dans les 15 jours à compter du jour de la signification de l’ordonnance. La décision reste exécutoire pendant la procédure d’appel.

Des règles spécifiques s’appliquent lorsque l’ordonnance d’injonction préliminaire a été demandée ex parte :
- si la mesure est refusée, un appel peut être formé. Le délai d’appel est de quinze jours à compter du jour où l’ordre a été rendu, l’appel sera interjeté, géré et statué comme s’il s’agissait d’une affaire non contentieuse ;
- si la mesure est accordée, toute partie intéressée peut s’adresser au juge qui a ordonné que ladite ordonnance soit « retirée », sans limite de temps.

3°) Pour quoi ?

a) En Allemagne.

Demandes d’interdiction, d’information et de confiscation. Les demandes de destruction, et de dommages et intérêts sont exclues des injonctions préliminaires, leurs issues pouvant être irréversibles. Le demandeur peut être tenu de déposer une garantie.

b) En France.

Demandes de cessation et d’abstention, d’information, de confiscation. Des dommages-intérêts provisoires peuvent également être accordés, en fonction des circonstances de l’affaire et de la gravité de l’infraction. Ainsi, dans l’affaire Novartis c/ Teva, le TGI de Paris a l’an dernier accordé plus de 13 millions d’Euros à la demanderesse. Le demandeur peut également être tenu de déposer une garantie.

c) Les injonctions préliminaires sont-elles exécutoires dans d’autres États membres ?

Des injonctions préliminaires peuvent également être appliquées dans d’autres États membres de l’UE. Le demandeur doit déposer une demande d’exécution auprès du tribunal des États membres dans lequel l’injonction sera exécutée conformément à l’article 38, paragraphe 1, du règlement sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions.

Si l’injonction était rendue ex parte, certains pays de l’Union européenne ne reconnaissent pas la décision et ne la signifieront ni ne l’appliqueront.

En ce qui concerne les marques et les dessins ou modèles communautaires de l’Union européenne, les juridictions allemandes et françaises peuvent émettre des injonctions valables pour les autres États membres ou pour l’ensemble du territoire de l’Union
Premièrement, le demandeur doit être titulaire d’une marque ou d’un dessin de l’Union européenne et il doit exister une infraction dans au moins un État membre de l’UE.

Deuxièmement, il existe différentes conditions dans lesquelles les tribunaux allemands et français sont compétents pour prononcer une injonction dans de telles affaires d’infraction :
- Le défendeur est domicilié en Allemagne / France ou, à défaut, a une filiale en Allemagne / France.
- Le demandeur est domicilié en Allemagne / France ou, à défaut, a une filiale en Allemagne / France.
- Les parties se sont accordées sur la compétence des tribunaux français ou allemands.

Si l’une des conditions est remplie, les tribunaux allemands et français sont compétents pour adresser une injonction à tous les États membres de l’Union européenne où une infraction est commise.

Conclusion

Il n’était pas conseillé, par le passé, d’essayer d’obtenir des injonctions préliminaires devant les juridictions françaises, car elles étaient presque impossibles à obtenir.

La jurisprudence récente nous appelle à penser différemment. Avec des exigences moindres (« preuves raisonnables »), une procédure plus souple (plusieurs options ex parte) et de meilleurs résultats (dommages provisoires et coûts moindres), les injonctions préliminaires devant juridictions françaises pourraient désormais être sérieusement réexaminées.

Note sur la réforme de la prescription des actions en annulation des titres de propriété industrielle (20 novembre 2018)

Matthieu Dhenne a participé au groupe de travail mis en place par l’Institut Stanislas de Boufflers et dont est issue une Note qui promouvait la reconnaissance de l’imprescriptibilité de ces actions et la rétroactivité de cette mesure au sein de la loi PACTE.

Réforme du droit des marques : le « paquet » marques

Matthieu DHENNE est le co-auteur avec Nicolas Binctin, Charles de HAAS, Jérôme TASSI et Pascale TRÉFIGNY d’un rapport relatif à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 (issue du paquet marques) à la suite de la consultation menée par les autorités publiques françaises.

Un point de vue publié au Recueil Dalloz n° 18 du 16 mai 2019 est également issu de ces travaux (texte intitulé « La transposition du « paquet marques » : le « printemps européen » du droit français des marques? ») : Paquet marques.

La protection du secret des affaires

Article publié par le site Village de la Justice.

Depuis la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, qui transpose la directive européenne n° 2016/943 du 8 juin 2016, le secret des affaires est protégé en France. Ses conditions de protection et les atteintes illicites sont désormais délimitées par le Code de commerce.

La loi trace le périmètre de la protection du secret des affaires en définissant les conditions de protection (I) tout en délimitant les atteintes contre lesquelles cette protection peut être invoquée (II).

I. Conditions de la protection du secret des affaires.

L’ article L151-1 du Code de commerce définit désormais le secret des affaires comme une information satisfaisant trois critères : elle n’est pas généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité (A) ; elle revêt une valeur commerciale effective ou potentielle qui résulte de son caractère secret (B) ; elle fait l’objet de mesures de protection raisonnables pour demeurer secrète, compte tenu des circonstances (C).

A. Un secret.

Selon l’article L151-1 du Code de commerce, « est protégée au titre du secret des affaires toute information« , qui « n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité » (L151-1, 1°).

On retiendra que l’information constitue un message quelconque exprimé dans une forme qui le rend communicable à autrui. En l’occurrence, seul un secret exprimé dans une forme donnée paraît susceptible de bénéficier d’une protection, tandis que la simple idée devrait en être exclue, ne serait-ce que parce que le droit serait incapable de se saisir d’une réalité indéterminée. Il n’est en outre pas nécessaire que le secret soit absolu en demeurant totalement inconnu d’autrui : il suffit qu’il soit relatif en demeurant uniquement inconnu des personnes du milieu en cause.

B. Une valeur commerciale.

L’article L151-1 du Code de commerce prévoit en outre l’exigence d’une valeur commerciale issue du secret.

Notons que la valeur en cause est la valeur objective contingente aux choses, que l’on différencie de la valeur subjective propre à chaque individu. Il s’agit autrement dit de la valeur d’échange, comme le confirme l’adjectif « commerciale« . Cette valeur d’échange peut être évaluée en se fondant sur la monnaie comme unité de comparaison entre l’offre et la demande, dès lors que la valeur est inversement proportionnelle à la demande.

C. Un contrôle.

L’information doit avoir fait l’objet de mesures de protection raisonnables autorisant la conservation du secret, en d’autres termes le détenteur doit contrôler son secret.

En dépit de l’absence d’indications explicites en ce sens dans les textes, la directive invite à considérer que l’ampleur du contrôle soit fonction de la valeur du secret. L’intention de contrôle paraît en outre tout aussi importante que son effectivité, dans la mesure où cette dernière ne suscitera d’interrogation qu’en cas de violation du secret.

De fait, il reviendra au juge de déterminer si le détenteur du secret a pris des mesures juridiques et matérielles suffisantes pour s’assurer le contrôle relatif de l’information.

D’un point de vue juridique, la confidentialité s’organisera par un accord de confidentialité ou par l’insertion d’une clause de confidentialité dans un contrat donné. Cette dernière pourra s’accompagner utilement d’une clause de non-exploitation si l’exploitation n’exige pas une divulgation.

Il s’agit d’instaurer une obligation de secret pouvant prendre la forme d’une obligation de ne pas divulguer conjuguée à une obligation de secret.

L’accord externalisé dédié au secret paraît cependant préférable à une clause, sous réserve de prévoir que ledit accord soit à l’abri des causes de disparition du contrat principal. Un tel accord offre davantage de clarté tout en signalant l’importance de l’obligation. Outre cette protection directe du secret, d’autres obligations, y touchant indirectement, sont à envisager : obligations d’exclusivité et de non-concurrence en particulier.

D’un point de vue matériel, le détenteur du secret doit mettre en place un certain nombre de mesures destinées à restreindre l’accès réduit au secret : mesures de sécurité physique (contrôle de l’accès aux locaux, de la circulation des visiteurs, etc.) ; mesures de sécurité informatique (contrôle de l’accès au réseau puis aux données, chiffrement des données sensibles, configuration de pare-feu, etc.), mesures d’organisation (classification des informations, sensibilisation du personnel, etc.). Bien que l’exigence d’une mention expresse du caractère confidentiel ait été expressément rejetée par la Commission des lois du Sénat, une telle mention paraît sans doute préférable, ne serait-ce, encore une fois, que pour signaler l’importance du secret.

II. Atteintes au secret des affaires.

Les textes énumèrent des actes illicites (A) et des actes licites (B).

A. Actes illicites.

En amont, le détenteur d’un secret des affaires peut, en vertu du nouvel article L151-4 du Code de commerce, s’opposer à l’obtention dudit secret résultant d’un « accès non autorisé » ou de « tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale« .

En aval, l’article L151-5 lui permet de s’opposer à l’utilisation et la divulgation du secret par une personne l’ayant obtenu dans les conditions indiquées à l’article L151-4 ou qui « agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation« . De même, « la production, l’offre ou la mise sur le marché, ou l’importation, l’exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de manière significative d’une atteinte au secret » sont illicites si la personne commettant ces actes « savait, ou aurait dû savoir eu égard aux circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite« .

L’article L151-6 précise que l’obtention, l’utilisation et la divulgation sont également illicites quand ils sont commis par « une personne qui savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l’article L151-5« .

Le nouvel article L152-2 du Code de commerce dispose que le délai de prescription de l’action relative à l’atteinte au secret des affaires est de cinq ans « à compter des faits qui en sont la cause« .

B. Actes licites.

Le nouvel article L151-3 du Code de commerce indique que l’obtention est licite lorsqu’elle résulte « d’une découverte ou d’une création indépendante » ou « de l’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou d’un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l’obtention du secret« .

Parallèlement, les articles L151-7, L151-8 et L151-9 énumèrent des cas dans lesquels le secret n’est pas opposable. Ainsi, selon l’article L151-7, le secret n’est pas opposable quand le droit de l’Union, les Traités internationaux ou le droit national requièrent ou autorisent l’obtention, l’utilisation ou la divulgation dudit secret. L’article L151-8 instaure pareillement une inopposabilité en présence d’actes nécessaires à l’exercice de la liberté d’expression, à « l’exercice du droit d’alerte« , et à « la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union ou le droit national« . L’article L151-9 organise l’inopposabilité du secret dans le cadre d’une instance impliquant des salariés ou leurs représentants.

Concernant les exceptions, le législateur a agrégé la liberté de communication à la liberté d’expression tout en indiquant qu’elles comprenaient en particulier le respect de « la liberté de la presse« , laquelle se substitue à la liberté et au pluralisme des médias mentionnés à l’article 5(a) de la directive. Ces modifications ne semblent pas avoir davantage de conséquences que d’intérêt. Pour les lanceurs d’alerte, la loi française ajoute une référence au droit d’alerte reconnu par l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. Enfin, à propos des « salariés« , qui ont pris la place des « travailleurs« , outre la divulgation nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, l’article L151-9 admet aussi que l’obtention d’un secret est licite lorsqu’elle intervient « dans le cadre de l’exercice de leur droit à l’information et à la consultation« .

La formulation retenue par le législateur – « l’inopposabilité » du secret – présente le mérite d’être suffisamment large pour couvrir la mise en cause de la responsabilité des personnes concernées ainsi que toute mesure visant à empêcher ou à faire cesser.

En outre, l’article L151-3(2) du Code de commerce prévoit une exception en faveur de l’ingénierie inverse. Cette dernière consistant à réaliser à partir d’un produit tiers, matériel et/ou logiciel, différentes formes d’observations, de tests, de déconstructions, dans le but d’extraire, de comprendre, de reproduire, de modifier, tout ou partie des données techniques qu’il contient.

Finalement, si la loi du 30 juillet 2018 garantit désormais la protection civile du secret des affaires en droit français, on peut néanmoins regretter la timidité du législateur qui a conduit à un texte trop souvent lacunaire et qui, contrairement aux projets français antérieurs, ne comprend aucun volet pénal.

Les contrats de propriété intellectuelle

Article publié par le site Village de la Justice : https://www.village-justice.com/articles/les-contrats-propriete-intellectuelle,35295.html

La valorisation des actifs immatériels d’une entreprise passe par les contrats de propriété intellectuelle auxquels cette dernière devra être particulièrement attentive si elle souhaite consolider sa position sur un marché donné.

Valoriser ses actifs immatériels (oeuvres, inventions, marques, dessin ou modèle, savoir-faire, etc.) exige de passer par un contrat conforme au droit applicable. Nous présenterons ci-après les principaux types de contrats (I) avant d’émettre quelques recommandations essentielles (II).

I. Les principaux types de contrats.

Il convient de distinguer les contrats selon qu’il y ait un (A) ou plusieurs (B) créateurs.

A. Gestion individuelle de la propriété intellectuelle.

Il s’agit de la situation dans laquelle il n’existe qu’un créateur, titulaire des droits. On distingue alors essentiellement deux types de contrats : la cession et la licence.

La cession transfère la propriété à un acquéreur en contrepartie d’une somme d’argent. Ce prix peut être forfaitaire, ou proportionnel au chiffre d’affaires réalisé par l’acquéreur. ll sera librement fixé par les parties. Cette cession peut être limitée dans le temps, dans l’espace, ou être limitée à une application donnée.

Une licence s’apparente au contrat de location du droit commun. Elle peut se définir comme un contrat de louage par lequel le propriétaire du bien intellectuel concède à un tiers le droit d’exploiter tout ou partie de son bien, moyennant le versement d’une redevance. Il n’y aura donc pas de transfert de la propriété dans ce cas. Le licencié, ou concessionnaire, pourra seulement utiliser le bien. La licence sera accordée contre le paiement de redevances (ou royalties) fixées par contrat. Cette licence précisera les conditions de la concession : par exemple pour une application déterminée, pour une certaine durée, sur un certain territoire. S’il s’agit d’une licence exclusive, seul le concessionnaire pourra exploiter le brevet. La contrepartie financière sera alors généralement plus importante que dans le cas d’une licence simple, qui pourra être accordées à plusieurs licenciés.

Stratégiquement, la licence permet d’étendre rapidement la présence d’une entreprise dans de nouveaux secteurs d’activité ou sur de nouvelles zones géographiques. Elle constituera aussi une contrepartie susceptible de donner accès à d’autres titres stratégiques détenus par des concurrents via des accords de licences croisées.

B. Gestion collective de la propriété intellectuelle.

La propriété intellectuelle peut aussi participer d’une stratégie partenariale, notamment dans les cadres d’une copropriété, d’une coopération ou encore d’une exploitation collective.

La copropriété d’un bien implique que les copropriétaires soient détenteurs chacun d’une quote-part dudit bien. La copropriété peut être la conséquence d’une co-création. Le calcul de ce pourcentage peut se faire selon des modalités diverses : au prorata des investissements de chaque propriétaire, en fonction de leur part inventive, etc.

Des contrats de coopération peuvent régir les relations entre des partenaires partageant les coûts de développement d’une innovation. Ce partenariat pourra porter, par exemple, sur le développement du produit. La tendance à « l’open innovation » accroît l’importance des contrats : notamment avec les contrats de consortium ou de collaboration de recherche.

Les patent pools sont un exemple marquant d’une nouvelle tendance à l’exploitation collective en ce qui concerne les brevets. En se regroupant au sein d’un consortium, les propriétaires de brevets mettent en place une sorte de guichet unique permettant d’exploiter et de valoriser leur propriété.

II. Quelques recommandations.

Préciser correctement l’étendue des droits. Il est tout d’abord fondamental de bien stipuler dans les contrats quels sont les droits détenus ou quels sont ceux cédés à des tiers. Ces contrats n’auront pas besoin d’être longs ni d’être présentés de façon très formelle. Ils doivent cependant être clairs et formulés dans des termes propres aux droits de propriété intellectuelle.

Demeurer vigilant quant aux contrats susceptibles d’impliquer de la propriété intellectuelle. Si on fait appel à des salariés, à des sous-traitants, à des consultants ou à d’autres sociétés pour pour tout projet de création ou d’innovation, il est essentiel d’établir un contrat avec cette personne, ou cette entité, avant que celle-ci ne commence son travail. Même la toute première phase des prestations fournies peut être l’origine de droits importants en vertu desquels le sous-traitant peut devenir l’auteur ou le propriétaire, ou éventuellement un copropriétaire des travaux qu’il a réalisés. Il faut donc stipuler dans les contrats que l’objet de propriété intellectuelle qui a été créé appartient à telle ou telle personne et sera utilisé dans l’avenir de telle ou telle façon.

Archiver tous les copies de contrats ayant un lien avec la propriété intellectuelle. Enfin, il est conseillé d’archiver des copies de tous les contrats ayant un lien avec la propriété intellectuelle. Il convient, en effet, d’en garder systématiquement des traces, afin de pouvoir retrouver des documents susceptibles de devenir importants par la suite. Ces contrats seront par exemple des pièces très précieuses pour une entreprise si elle prend part à des opérations d’acquisition, de fusion, d’investissements ou de cession d’actifs.

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