Catégorie : Brevets d’invention

Les inventions de salarié

Article publié par le site Village de la justice : https://www.village-justice.com/articles/les-inventions-salaries,35293.html

 

Les inventions sont le plus souvent réalisées par des salariés. Ainsi, le contentieux relatifs aux inventions de salariés s’est particulièrement développé depuis le début des années 1990, en particulier à propos des sommes susceptibles d’être attribuées aux salariés.

L’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle est consacré aux inventions de salariés. Par « salariés », il faut entendre toute personne liée par un contrat de travail avec un employeur. Ainsi, les stagiaires ne sont, par exemple, pas visés. Dans ces cas, c’est-à-dire en l’absence de lien de de subordination, l’article L611-6 est net : l’invention revient à l’inventeur (au stagiaire par exemple).

En revanche, quand un lien de subordination existe effectivement, des contentieux tendent à germer quand un salarié quitte son employeur. Depuis le début des années 1990 la jurisprudence se concentre essentiellement sur les sommes attribuables au salarié selon qu’il s’agisse d’une invention de salarié dite « de mission » (I) ou d’une invention de salarié dite « hors mission » donnant droit, si elle est attribuable, à un juste prix (II).

I. Invention de mission.

L’invention de mission est celle réalisée par le salarié en vertu d’une mission inventive découlant soit du contrat de travail, qui comprend alors une mission inventive générale correspondant aux fonctions effectives du salarié, soit d’une mission inventive spéciale résultant d’études et de recherches explicitement confiées au salarié.

En contrepartie de l’invention, le salarié a droit à une rémunération supplémentaire, en principe analysée comme une prime et non pas comme le prix de l’invention. S’agissant de l’évaluation de ladite prime, la Cour de cassation a jugé qu’il « ne résulte d’aucun texte légal ou conventionnel que la rémunération due au salarié, auteur de l’invention de mission, doive être fonction de son salaire » (jurisprudence dite « Raynaud ») [1].

N’étant pas fonction du salaire, ainsi que dépendante de circonstances diverses pas précisées par la loi, l’évaluation de la rémunération se révèle délicate, appréciée au cas par cas, car liées aux circonstances. Souvent une convention collective ou un accord d’entreprise prévoit de telles modalités de calcul. Il a récemment été jugé par la Cour d’appel de Paris que dans ce cas un système forfaitaire différent de celui prévu par une convention collective, consistant en l’occurrence dans le versement de différentes primes pour différentes inventions, devaient, au préalable, être porté à la connaissance du salarié, ce qui n’avait pas été prouvé en l’espèce en l’absence de toute mention dans le contrat de travail [2]. En revanche, le barème interne compris dans un avenant au contrat de travail met le salarié en connaissance de cause et lui est donc opposable. Ainsi, le salarié ayant participé à différentes inventions pour lesquelles il reçut d’abord un premier versement puis ensuite un second versement 10 ans plus tard lié à l’exploitation de l’invention ne pouvait exiger un complément conformément à la convention collective des industries chimiques [3].

S’agissant de l’action en paiement que le salarié peut intenter elle est soumise à une prescription triennale, qui, selon la Cour de Paris, commence à courir à compter du jour où le salarié avait connaissance des éléments nécessaires au calcul de sa rémunération supplémentaire [4]. Dans un jugement du 23 mars 2018, le Tribunal de grande instance de Paris a décidé que l’action en paiement d’un salarié pour une invention de mission réalisée en 1998, dont il connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir dès 2006, était prescrite [5].

II. Invention hors mission attribuable.

L’invention hors mission est celle réalisée par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions soit dans le domaine des activités de l’entreprise soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle. Dans ces cas, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié.

L’employeur ne pourra cependant exercer son droit d’attribution d’une invention qu’à la condition de payer à son salarié un juste prix. En principe, ce juste prix, qui constitue le prix d’une cession, devrait être supérieur à une rémunération supplémentaire. De fait, depuis la jurisprudence Raynaud, ce n’est pas nécessairement le cas puisque la rémunération supplémentaire connaît des modalités de calcul similaires.

S’agissant calcul du juste prix, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « si le juste prix doit être évalué au jour où l’employeur exerce son droit d’attribution, des éléments postérieurs à cette date peuvent être pris en compte pour confirmer l’appréciation des perspectives de développement de l’invention ». La Cour régulatrice rejetant en l’espèce le pourvoi formé contre un arrêt qui avait augmenté le juste prix octroyé au salarié de 70.000 à 320.000 euros en tenant compte de l’exploitation et des conséquences de l’exploitation postérieure à l’attribution [6]. Dans un jugement du 12 octobre 2018, le Tribunal de grande instance de Paris a rappelé que ce montant devait être déterminé au regard des éléments fournis par les parties tant en fonction des apports de chacun que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. Le Tribunal a ainsi fixé l’apport du salarié à 20 %, d’une part, puis jugé que, faute de réponse explicite de l’employeur dans les quatre mois de la déclaration d’invention, la créance était née à la date du dépôt de la demande de brevet [7]. Le Tribunal de grande instance de Paris a également jugé dans une décision du 20 avril 2017 qu’une invention réalisée par un salarié dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, sur son temps de travail et selon les instructions de son supérieur constituait une invention hors mission attribuable, bien qu’aucune mission inventive ou de recherche ne fut mentionnée dans son contrat de travail, puisque une telle qualification était en adéquation avec ses fonctions successives technicien logistique puis d’agent administratif. Ainsi, le Tribunal a accordé au salarié un juste prix évalué à 100.000 euros, parce que la contribution du salarié à la solution technique était équivalente à celle de l’autre co-inventeur et supérieure à celle de son employeur, lequel l’avait uniquement mis industriellement en œuvre [8].

S’agissant de la prescription de l’action en paiement du juste prix que le salarié peut intenter, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé dans une décision du 9 février 2017 que, conformément à l’article 2224 du Code civil, la prescription commençait à courir du jour où le salarié a connu des faits donnant naissance à son intérêt à agir, en l’occurrence du jour de la connaissance de l’exercice de son droit d’attribution par l’employeur. Si en l’espèce le salarié n’avait pas eu directement connaissance des dépôts de brevets, il en avait néanmoins eu indirectement connaissance avec son bulletin de paie indiquant explicitement la première prime brevet. Dès lors, l’action en paiement de juste prix, intentée plus de 5 ans après cette date, était prescrite [9].

Notes :

[1Cass. com., 21 nov. 2000, pourvoi n° 98-11900.

[2CA Paris, 30 mai 2017, RG n° 16/06557.

[3CA Paris, 12 décembre 2017, RG N° 16/10812.

[4CA Paris, 2 mars 2018, RG n° 16/23992.

[5TGI Paris, 23 mars 2018, RG n° 15/00961.

[6Cass. com. 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-22157.

[7TGI Paris, 12 oct. 2018, n° 17/02071.

[8TGI Paris, 20 avril 2017, RG n° 15/15749.

[9TGI Paris, 9 février 2017, n° 16/02827.

Interdictions préliminaires dans les affaires de propriété intellectuelle : doit-on préférer la France à l’Allemagne ?

Article publié par Village de la Justice.

Jusque récemment, les interdictions préliminaires étaient rarement prononcées par les juridictions françaises en cas de contrefaçon.
Toutefois, au cours de l’année 2018, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé des injonctions préliminaires dans trois affaires de brevets (Minakem v. Melchior et M2I, Novartis c. Teva, Searle c. Sandoz). Dans l’affaire Novartis v. Teva, le tribunal a également accordé plus de 13 millions d’euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel.
Dans le même temps, les injonctions préliminaires sont de plus en plus difficiles à obtenir en Allemagne. Ce phénomène est d’autant plus intéressant qu’un litige coûte moins cher en France qu’en Allemagne (notamment du fait de l’absence de frais de procédure). Est-il temps de changer les stratégies paneuropéennes dans le cadre de de litiges de propriété intellectuelle ? Peut-être.
Mais comparons les systèmes allemand et français d’injonctions préliminaires : conditions (1), procédures (2) et résultats (3).

1° Quelles conditions ?

Dans les deux pays, le demandeur doit démontrer l’existence d’une contrefaçon ou d’une contrefaçon imminente. Cependant, les exigences semblent plus strictes en Allemagne (a) qu’en France (b).

a) En Allemagne.

Les tribunaux allemands exigent généralement que la contrefaçon puisse être établie « sans difficulté » ou utilisent une formule similaire, tout aussi restrictive. Pour cette raison, en matière de brevets d’invention, il est peu probable qu’une mesure provisoire soit prononcée si la contrefaçon ne peut être établie que par un témoignage d’expert, ce qui est généralement le cas lorsque seule une contrefaçon par équivalence est alléguée. En règle générale, la violation doit être évidente. Il demeure néanmoins permis (et souvent conseillé) de fournir au tribunal des expertises, afin d’illustrer la contrefaçon et le contexte technique de l’invention.

Concernant l’urgence, le demandeur doit démontrer que la question est si urgente pour lui qu’il ne peut attendre le résultat d’une procédure judiciaire classique. Il n’y a pas de délai déterminé, mais un délai d’un mois, par exemple, à compter de la date à laquelle le titulaire du droit a pris connaissance de la contrefaçon, apparaît généralement raisonnable.

b) En France.

Conformément à la loi française, le demandeur ne doit rapporter des preuves « raisonnables » que ses droits sont susceptibles d’être violés ou que cette violation est imminente. Il est conseillé à un demandeur d’appuyer sa demande sur un commencement de preuve de l’atteinte, de préférence par le biais d’un rapport de l’huissier de justice.
Le rapport est établi par un agent public qui exerce ses fonctions sous serment sans évaluation préalable des droits du demandeur ou du fond de l’affaire.
Il n’est plus nécessaire que la procédure soit engagée peu de temps après le jour où le titulaire des droits de propriété intellectuelle a eu connaissance des faits, de sorte que l’urgence n’est pas une obligation de principe.
Mais cela reste nécessaire dans les cas suivants :

  • lorsque la mesure provisoire est requise ex parte ;
  • lorsque le demandeur a demandé l’autorisation de convoquer d’heure à heure.

2°) Comment procéder ?

a) En Allemagne.

En principe, le tribunal compétent est le tribunal du lieu de résidence du défendeur. Toutefois, dans le cas de contrefaçon, le demandeur peut également appeler le tribunal de la circonscription où la contrefaçon a eu lieu.

Les tribunaux allemands ne sont pas obligés d’entendre le défendeur avant de prononcer une mesure provisoire. Cela peut être ex parte. Les entreprises qui craignent de faire l’objet d’une la mesure provisoire ne sont toutefois pas sans défense. Les entreprises peuvent déposer de manière préventive des conclusions de protection (« Schutzschrift ») auprès du (des) tribunal (s) où elles soupçonnent que la requête soit déposée pour plaider leur cause dans le différend avant qu’une décision ne soit prise.

Si une mesure provisoire est accordée dans le cadre d’une procédure ex parte, le défendeur a la possibilité de former un recours contre la décision de la Cour. Une telle opposition donne lieu à une audience où la validité de la mesure est examinée par le tribunal en tenant compte des arguments de la partie défenderesse.

b) En France.

Les règles générales de compétence sont les mêmes qu’en Allemagne. Mais, en dépit de ces règles générales, le TGI de Paris est le tribunal exclusivement compétent pour connaître (i) des brevets, (ii) des marques de l’Union européenne et (iii) des affaires relatives aux dessins ou modèles communautaires. Cette règle spéciale de compétence garantit plus de sécurité juridique, notamment grâce à la spécialisation des magistrats.

Les injonctions préliminaires peuvent être ordonnées très rapidement et ex parte :

  • d’heure à heure : le demandeur doit d’abord demander, ex parte, devant le juge des requêtes, l’autorisation d’obtenir la convocation rapide du défendeur. Dans sa demande, le demandeur devra démontrer l’urgence. Une fois cette autorisation accordée, la plainte est notifiée au défendeur. La décision peut être rendue en quelques jours ou quelques semaines.
  • ex parte : le demandeur introduit une demande de mesure provisoire devant le juge des requêtes, sans que le défendeur soit au courant et ait le droit de répondre. La décision est rendue tout de suite. Ces mesures ex parte sont très rarement accordées.

Les conclusions de protection n’existent pas en droit français. Le seul mécanisme similaire est la déclaration de non-contrefaçon et il n’existe que dans les cas de brevets. Le but de cette action contre le titulaire du brevet est de dissiper tout doute sur la nature illicite ou non des actes commis par le demandeur.

Les injonctions préliminaires prononcées par les tribunaux français peuvent faire l’objet d’un recours, que ce soit du demandeur ou du défendeur, dans les 15 jours à compter du jour de la signification de l’ordonnance. La décision reste exécutoire pendant la procédure d’appel.

Des règles spécifiques s’appliquent lorsque l’ordonnance d’injonction préliminaire a été demandée ex parte :

  • si la mesure est refusée, un appel peut être formé. Le délai d’appel est de quinze jours à compter du jour où l’ordre a été rendu, l’appel sera interjeté, géré et statué comme s’il s’agissait d’une affaire non contentieuse ;
  • si la mesure est accordée, toute partie intéressée peut s’adresser au juge qui a ordonné que ladite ordonnance soit « retirée », sans limite de temps.

3°) Pour quoi ?

a) En Allemagne.

Demandes d’interdiction, d’information et de confiscation. Les demandes de destruction, et de dommages et intérêts sont exclues des injonctions préliminaires, leurs issues pouvant être irréversibles. Le demandeur peut être tenu de déposer une garantie.

b) En France.

Demandes de cessation et d’abstention, d’information, de confiscation. Des dommages-intérêts provisoires peuvent également être accordés, en fonction des circonstances de l’affaire et de la gravité de l’infraction. Ainsi, dans l’affaire Novartis c/ Teva, le TGI de Paris a l’an dernier accordé plus de 13 millions d’Euros à la demanderesse. Le demandeur peut également être tenu de déposer une garantie.

c) Les injonctions préliminaires sont-elles exécutoires dans d’autres États membres ?

Des injonctions préliminaires peuvent également être appliquées dans d’autres États membres de l’UE. Le demandeur doit déposer une demande d’exécution auprès du tribunal des États membres dans lequel l’injonction sera exécutée conformément à l’article 38, paragraphe 1, du règlement sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions.

Si l’injonction était rendue ex parte, certains pays de l’Union européenne ne reconnaissent pas la décision et ne la signifieront ni ne l’appliqueront.

En ce qui concerne les marques et les dessins ou modèles communautaires de l’Union européenne, les juridictions allemandes et françaises peuvent émettre des injonctions valables pour les autres États membres ou pour l’ensemble du territoire de l’Union
Premièrement, le demandeur doit être titulaire d’une marque ou d’un dessin de l’Union européenne et il doit exister une infraction dans au moins un État membre de l’UE.

Deuxièmement, il existe différentes conditions dans lesquelles les tribunaux allemands et français sont compétents pour prononcer une injonction dans de telles affaires d’infraction :

  • Le défendeur est domicilié en Allemagne / France ou, à défaut, a une filiale en Allemagne / France.
  • Le demandeur est domicilié en Allemagne / France ou, à défaut, a une filiale en Allemagne / France.
  • Les parties se sont accordées sur la compétence des tribunaux français ou allemands.

Si l’une des conditions est remplie, les tribunaux allemands et français sont compétents pour adresser une injonction à tous les États membres de l’Union européenne où une infraction est commise.

Conclusion

Il n’était pas conseillé, par le passé, d’essayer d’obtenir des injonctions préliminaires devant les juridictions françaises, car elles étaient presque impossibles à obtenir.

La jurisprudence récente nous appelle à penser différemment. Avec des exigences moindres (« preuves raisonnables »), une procédure plus souple (plusieurs options ex parte) et de meilleurs résultats (dommages provisoires et coûts moindres), les injonctions préliminaires devant juridictions françaises pourraient désormais être sérieusement réexaminées.

Loi Pacte : propriété industrielle, acte II (Les Échos)

Article publié par le site Les Échos.

Les mesures envisagées

Le projet de loi PACTE comprenait initialement deux réformes du droit des brevets : l’article 40, qui renforce le certificat d’utilité, et l’article 42, qui met en place une procédure d’opposition à l’INPI dans le cadre de la délivrance de brevets d’invention français. Un article 42 bis instaurant un examen de la condition d’activité inventive pour ces derniers avait été adopté par amendement à l’Assemblée.

S’agissant du certificat d’utilité, le projet instaure une augmentation de sa durée de 6 ans à 10 ans ainsi que la possibilité d’une conversion de la demande de certificat en demande de brevet dans un délai et une procédure fixés par décret. Il s’agit de faciliter l’accès à la propriété industrielle en renforçant un titre aux coûts faibles et destinés à des réalisations qui n’exigent pas de protection au-delà du territoire français.

Ces motifs fondent aussi la création d’une procédure d’opposition devant l’INPI pour laquelle les parlementaires ont mis en avant le frein économique que peut constituer pour les PME l’obligation de passer par la voie contentieuse pour demander l’annulation d’un brevet. La procédure devant l’INPI étant jugée plus simple et moins couteuse, par conséquent favorable aux PME. La mise en place d’un examen de l’activité inventive au stade de la procédure de délivrance vise à accroitre la qualité du brevet français.

Le débat suscité

C’est plus particulièrement la mesure relative à l’examen de l’activité inventive qui suscite des débats au sein des milieux intéressés.

D’abord, il n’est pas certain que la mesure cadre avec les objectifs de la loi PACTE, parce que la délivrance de brevets reviendra plus chère, ce qui sera un frein pour les PME. Sur ce point, rien ne permet de considérer que les modifications apportées au certificat d’utilité seront suffisantes pour attirer les opérateurs économiques les plus fragiles.

Ensuite, le financement de la mesure laisse dubitatif, notamment parce que la Cour des comptes a déclaré en 2014 que cette mesure n’était pas envisageable, car trop chère, alors que les travaux parlementaires de la loi PACTE évoquent une réforme à effectif constant. Il ne servirait en tout cas à rien de réformer si les pouvoirs publics ne sont pas prêts à assumer le coût de cette mesure, sauf à souhaiter mettre en place un système plus cher pour le déposant et moins efficace par manque de moyens, sans former les examinateurs ni recruter de nouveaux examinateurs.

En d’autres termes, sauf à faire preuve d’une volonté politique et financière à la hauteur de l’ambition affichée, le risque est d’aboutir à la délivrance de titres de faible qualité pour un prix plus élevé pour tous. Enfin, la manière dont cette réforme relative à l’examen de l’activité inventive au stade de la procédure de délivrance a été introduite surprend : s’agissant d’un amendement, il n’est précédé d’aucune étude d’impact et n’a pas fait l’objet de consultation de l’ensemble des milieux intéressés. Les débats actuels prouvent pourtant qu’ils sont pour le moins partagés sur la question.

Le vote au Sénat

Après que cet amendement introduisant l’article 42bis ait été voté à l’Assemblée, à la surprise des milieux intéressés, le vote de mardi a été l’occasion d’un nouveau rebondissement avec la suppression de cet amendement par les sénateurs.

Cette question suscitera sans doute un nouveau débat à l’Assemblée si les travaux de la commission mixte paritaire (Assemblée nationale et Sénat) qui se réunira n’aboutissent pas. Ce rebondissement conduit à renouveler notre réflexion sur le sujet. Quel sens aurait une réforme du certificat d’utilité en présence d’un brevet français tel que nous le connaissons, c’est-à-dire sans examen de l’activité inventive ? Aucun. Pire, le système de protection deviendrait encore plus illisible pour les PME/ETI puisque le certificat d’utilité viendrait concurrencer le brevet français sans qu’on ne puisse déterminer les avantages/inconvénients de l’un par rapport à l’autre.

Quid par ailleurs de la procédure d’opposition ? Là encore, nous ne voyons pas l’intérêt de cette réforme si ladite procédure touche des titres n’ayant pas connu d’examen de l’activité inventive. Certes, cette procédure d’opposition formera les examinateurs à l’examen de l’activité inventive en vue d’une éventuelle réforme à venir de la procédure de délivrance. Mais peut-être serait-il plus sage d’investir davantage dans la formation ab initio des examinateurs au lieu d’envisager de faire peser le poids d’un risque d’une mauvaise formation ab initio sur les futurs opposants.

Quelle que soit la position adoptée concernant la réforme de l’INPI contenue par la loi PACTE, chacun admettra aisément que sans examen de l’activité inventive au stade de la délivrance cette réforme ne présente aucun intérêt, sauf à considérer qu’une réforme inutile, risquée et couteuse puisse en présenter un. Gageons donc que l’examen de l’activité inventive continuera de susciter des débats, mais à l’Assemblée cette fois-ci !

Coronavirus : une guerre des brevets freine-t-elle les dépistages ? (Les Échos)

Article publié par le site Les Échos.

Alors qu’une guerre des brevets s’annonce en Chine entre le gouvernement chinois et la société Gilead (fabricant du « Remdesivir »), une autre histoire, effrayante, nous est rapportée récemment par certains médias américains. Une société aurait intenté une action en contrefaçon de brevet pouvant compromettre à la prochaine commercialisation de tests de dépistage par BioFire et bioMérieux.

Labrador Diagnostics LLC, étiqueté « patent troll » (entité acquérant des brevets pour les opposer à d’éventuels exploitants pour générer des profits) détient deux brevets américains, qui lui ont été cédés par Theranos Inc.

En 2018, Theranos avait cédé ses brevets à Fortress Investment Group, un gigantesque patent troll financé par la SoftBank. En somme, SoftBank finance Fortress, qui a racheté les brevets de Theranos, avant de créer une société écran, Labrador, laquelle aurait décidé, en plein milieu de la pandémie du Covid-19 qu’elle allait poursuivre des sociétés souhaitant fabriquer un test de dépistage Covid-19 – BioFire Diagnostics, LLC et bioMerieux SA -, en prétendant que ledit test violerait ces brevets Theranos, et en demandant au tribunal d’interdire provisoirement leur fabrication sur le sol américain.

Mark Lemley, éminent professeur outre-Atlantique, directeur du programme de la Stanford Law School conclut, dans un tweet du 16 mars, que « ce pourrait être la combinaison de propriété intellectuelle la plus abasourdissante de l’histoire« .

Une autre version

Malheureusement pour les détracteurs des brevets, heureusement pour la lutte contre le Covid-19, l’histoire rapportée est pour le moins inexacte, voire erronée. La véritable histoire a débuté en 2018, lorsque Fortress a acquis les brevets de Theranos. Le 9 mars 2020, Labrador a assigné pour contrefaçon de brevet BioFire et bioMerieux, affirmant qu’elles contrefaisaient les brevets américains acquis par Fortress auprès de Theranos. Cette action en contrefaçon de brevet ne concerne pas le test Covid-19, mais se concentre sur les activités des défendeurs au cours des six dernières années, qui n’ont aucun lien avec les tests Covid-19.

Deux jours après avoir été poursuivi pour contrefaçon des brevets, le 11 mars 2020, bioMérieux a annoncé le lancement prochain de trois tests différents « pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 et pour répondre aux différents besoins des médecins et les autorités sanitaires dans la lutte contre cette maladie infectieuse émergente« .

> Lire aussi :Coronavirus : les tests de dépistage en cinq questions

Une fois que bioMerieux a fait cette annonce le 11 mars, Fortress et Labrador sont devenus un punching ball virtuel sur Internet pour avoir eu l’audace de poursuivre des entreprises travaillant à commercialiser un test pour le SARS-CoV-2. Elles ont ainsi été immédiatement placardées comme des méchants « patent trolls » profitant d’une grave crise sanitaire pour faire des profits.

Plus sérieusement : comment Labrador était-elle censée savoir que BioFire et bioMérieux allaient annoncer deux jours après avoir été poursuivies qu’elles travaillaient à la commercialisation d’un test pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ? Et quelle différence cela fait-il qu’elles poursuivent des démarches pour la commercialisation d’un test de dépistage du SRAS-CoV-2 si elle est poursuivie pour d’autres activités non liées qui pourraient contrefaire les brevets en question ?

Licences libres…

En principe, les patent trolls ne font aucun cadeau et n’ont donc pas pour habitude d’offrir des licences libres, donnant accès gratuitement à des techniques brevetées, bien au contraire.

Or, malgré ce vrai-faux scandale, dès que Labrador a appris que BioFire et bioMérieux travaillaient à la commercialisation d’un test pour le SRAS-CoV-2, la société a proposé aux défendeurs de leur accorder une licence libre de redevances pour les tests protégés par les brevets invoqués. Mais Labrador ne s’est pas arrêtée là. Le 17 mars, la société a également annoncé qu’elle offrirait de telles licences libres à tout tiers pour utiliser sa technique de diagnostic brevetée en vue de tests liés au Covid-19.

L’offre d’une licence libre à tout tiers partie travaillant sur des tests diagnostic destinés à dépister le Covid-19 est une réponse généreuse et solidaire non seulement pour BioFire et bioMérieux, non seulement à toutes les sociétés biopharmaceutiques travaillant sur Covid-19, mais également pour le monde entier finalement.

« Labrador soutient pleinement les efforts visant à évaluer et à mettre fin à cette pandémie et espère que d’autres tests seront créés, diffusés et utilisés pour protéger rapidement et efficacement nos communautés grâce à son offre d’une licence libre de droits pendant la crise actuelle« , explique le communiqué de presse publié le 17 mars.

Labrador un « patent troll » ? Peut-être. En attendant, ce prétendu méchant lutin du droit des brevets a donné l’exemple dans cette guerre contre la pandémie, exemple qui pourrait peut-être inspirer d’autres titulaires de brevets, de telle sorte que les brevets ne soient plus systématiquement des bouc-émissaires et soient vus pour ce qu’ils sont réellement : des incitateurs à l’innovation.

Focus sur « l’avocat propriété intellectuelle »

Article publié par le site Village de la Justice.

L’importance croissante des actifs incorporels met en lumière le rôle crucial de la protection de la propriété intellectuelle et invite ainsi à apporter quelques éclaircissements sur le métier d’ »avocat propriété intellectuelle« .

I. Le rôle de conseil de l’avocat propriété intellectuelle.

L’avocat propriété intellectuelle conseille ses clients en déterminant avec eux des protections légales (A) et/ou contractuelles (B).

A. Protection légales.

L’avocat propriété intellectuelle guide son client en lui proposant la stratégie de protection la plus adéquate, en particulier en identifiant les droits utiles pour cette dernière. On distingue généralement ces droits via deux catégories : la propriété littéraire et artistique (ou droit d’auteur) (1) et les propriétés industrielles (2).

1°) Propriété littéraire et artistique (ou droit d’auteur).

Le droit d’auteur protège des œuvres, c’est-à-dire des formes d’expression originales. Autrement dit, seule une création qui est exprimée sous une forme et qui est originale sera protégeable. Attention : cela implique que le fond d’une création – son idée ou concept – ne soit pas protégée par le droit d’auteur.

Exemple.
Le pitch d’une série comme « un département de la DGSE appelé Bureau des Légendes forme et dirige à distance des « clandestins » travaillant dans l’ombre sous de fausses identités (légendes) » n’est pas protégeable. En revanche, la forme donnée à ce pitch, c’est-à-dire la forme des épisodes de la série (scénarios, noms des personnages, cadrage, etc.) l’est.

Cela étant, l’œuvre sera protégeable quels qu’en soient la forme (écrite, orale, graphique) et le genre (art « pur » ou art appliqué) ou le mérite. Ainsi, on peut autant invoquer un droit d’auteur pour une peinture ou une musique, que pour le code source d’un logiciel, un plan d’architecture, ou encore pour la forme d’un meuble.

Par ailleurs, le droit d’auteur naît de l’acte de création. Cela signifie qu’aucun dépôt de l’œuvre auprès d’une administration – comme l’Institut National de la Propriété Industrielle (dit « INPI ») – n’est nécessaire.

Néanmoins, dans un litige de contrefaçon, la protection par le droit d’auteur pourra être contestée (le plus souvent en arguant d’un défaut d’originalité) et il faudra notamment être à même de rapporter la preuve de la date de la création (qui doit être antérieure à la contrefaçon). Pour ce faire, le mécanisme de l’enveloppe SOLEAU est, notamment, souvent employé).

Aspect stratégique.
Le droit d’auteur naissant de l’acte de création, et n’exigeant donc aucun dépôt administratif particulier, il sera très souvent invocable, à condition de conserver des preuves de la date de la création, comme avec l’enveloppe SOLEAU par exemple.

Notons, enfin, que les artistes-interprètes, les producteurs de vidéogrammes et de phonogrammes, et les entreprises de communication audiovisuelle bénéficient également des droits dits « voisins » du droit d’auteur.

2°) Propriétés industrielles.

Les propriétés industrielles sont vouées aux créations utilitaires. Elles exigent toutes un dépôt auprès d’une administration spécialisée (un office de propriété industrielle, comme l’INPI pour la France par exemple). Cette administration délivrera un titre : un brevet d’invention, un dessin ou modèle, ou une marque.

a) Brevets d’invention.

Le brevet confère un droit d’exploitation exclusive sur une invention pour le territoire qu’il couvre. L’invention consistant dans un produit ou un procédé apportant une nouvelle solution technique à un problème technique donné.

Ici, contrairement au droit d’auteur, on va rechercher à protéger la fonction d’une création et non la forme qu’elle prend.

La demande de brevet doit être déposée auprès d’une administration compétente (INPI pour la France et OEB en Europe).

La protection de l’invention est subordonnée à trois conditions :
• elle doit être technique, c’est-à-dire qu’elle doit aboutir à une transformation de la Nature ;
• elle doit être nouvelle, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir été divulguée avant la date de la demande de dépôt de brevet ;
• impliquer une activité inventive, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être évidente pour un homme du métier par rapport à l’état de la technique ;
• être susceptible d’application industrielle, c’est-à-dire qu’elle doit être utilisée ou fabriquée par l’industrie comprise au sens large.

Aspect stratégique.
Le brevet permet de protéger efficacement l’aspect technique d’une innovation, autrement dit sa fonction. Une telle protection n’empêchera cependant pas de bénéficier également d’un droit d’auteur ou d’un droit de modèle si, en outre, ladite fonction s’incorpore à un objet ornemental.

Exemples :
1/ Le fabricant de tasse en verre susceptible de conserver la chaleur peut envisager de protéger cette fonction. Cela lui permettra de valoriser la qualité de ses tasses, de mettre en avant leur particularité, de gagner finalement en crédibilité sur un marché en indiquant simplement « breveté » ou « patented » sur le produit en cause.
2/ La jeune pousse à l’origine d’une application pourra envisager de protéger la fonction particulière réalisée par cette application et d’utiliser son brevet comme marque de crédibilité et finalement comme levier auprès d’éventuels investisseurs.

La durée de la protection sera de 20 ans pour un brevet protégé en France et/ou au niveau Européen.

b) Dessins et modèles.

Un droit de dessin ou modèle protège l’aspect ornemental d’un objet. Bidimensionnel, c’est un ensemble de lignes et de couleurs. Tridimensionnel, c’est la forme ou la surface de l’objet.

Un dessin ou modèle doit, en principe (sauf cas particulier du dessin et modèle communautaire non enregistré) être déposé auprès d’une administration compétente (INPI pour la France et EUIPO pour l’Europe).

Il sera protégeable à deux conditions :
• être nouveau, c’est-à-dire qu’aucun dessin ou modèle identique ne doit avoir été divulgué antérieurement ;
• présenter un caractère propre ou individuel, c’est-à-dire que l’impression global d’ensemble produit par le dessin ou modèle sur l’utilisateur averti diverge de celle produite par tout autre dessin ou modèle divulgué antérieurement.

Exemples :
1/ La forme d’un meuble peut être déposée comme modèle tout en étant également protégée par le droit d’auteur si elle est originale.
2/ Le dessin d’un plan d’architecture peut être déposé comme dessin tout en étant également protégée par le droit d’auteur si elle est originale.

Aspect stratégique :
Un dessin ou modèle contribue à protéger la valeur d’un objet se démarquant par son aspect ornemental. Il peut se cumuler avec le droit d’auteur si l’objet en cause constitue également une œuvre au sens du droit d’auteur…
La durée de la protection sera de 5 ans renouvelable pour un dessin ou modèle français et/ou communautaire.

c) Marques.

La marque constitue un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.

Le signe doit être déposée auprès d’une administration compétente (INPI pour la France et EUIPO pour l’Europe), sauf cas particulier du signe qui aurait acquis une notoriété par l’usage qui en a été fait.

Il sera protégeable à trois conditions :
distinctif eu égard aux produits ou services en cause, il distingue les produits ou services par rapport à ceux des concurrents ;
licite, conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et ne pas être de nature à tromper le public.
disponible, il ne doit pas déjà être utilisé ou déposé par des tiers.

Exemples :
1/ Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;
2/ Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
3/ Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

Aspect stratégique.
Une marque contribue à protéger la valeur d’un objet en l’identifiant sur le marché. Elle peut se cumuler avec le droit d’auteur si l’objet en cause constitue également une œuvre au sens du droit d’auteur.
La durée de la protection sera de 20 ans renouvelable pour les marques internationales et de 10 ans renouvelable pour les marques françaises et européennes.

B. Protection contractuelle.

La protection de la propriété intellectuelle passe également par des contrats spéciaux (1) et des clauses s’intégrant dans le cadre de contrats liés à des projets (2).

1°) Contrat de propriété intellectuelle.

L’avocat propriété intellectuelle peut être amené à rédiger des contrats de cession ou de licence de titres de propriété industrielle. Dans le premier cas, il s’agira de céder son titre à un acquéreur, par exemple à l’occasion de la vente d’un fonds de commerce. Dans le second cas, il s’agira de seulement concéder un droit d’usage en contrepartie d’une redevance. Il s’agit, en quelque sorte, de louer une marque ou la technique couverte par un brevet, par exemple, à un tiers tandis que la cession constitue une sorte de vente.

En matière de droit d’auteur, les droits peuvent aussi faire l’objet de contrats de cession. Certains contrats sont réglementés explicitement par le Code de la propriété intellectuelle comme le contrat d’édition.

En tout cas, le créateur aura intérêt à faire rédiger l’acte par un avocat, en vue afin de préserver ses intérêts au regard de ses projets futurs et notamment des utilisations de l’œuvre envisagées. Il s’agira en particulier de délimiter précisément l’étendue de la cession des droits, ce qui revient, parallèlement, à déterminer quels demeureront les usages que le cédant pourra lui-même accomplir.

2°) Clause de propriété intellectuelle.

Il est fréquent que dans le cadre d’un projet (ex. projet architectural) qu’un contrat comprenne une clause dédiée à la propriété intellectuelle. Dans ce cas, il conviendra autant pour l’innovateur qui pourrait résulter de l’innovation à venir que pour le Maître d’ouvrage d’être particulièrement attentif à l’attribution des droits de propriété intellectuelle (à l’un ou à l’autre) et à l’étendue des droits cédés, qui conditionnera à la fois sa validité et les prérogatives précises des parties sur les droits liés aux créations.

De telles clauses de droit de propriété intellectuelle sont fréquentes, et on les retrouvera notamment dans le cadre des opérations de fusion et d’acquisition de sociétés ou encore dans le cadre d’un apport en société.

II. Le rôle de l’avocat propriété intellectuelle dans un contentieux.

L’avocat propriété intellectuelle sera également amené à défendre le créateur devant les juridictions en demande (A) ou en défense (B).

A. En demande.

Le plus souvent, en demande, on envisagera soit une action en contrefaçon (1) soit une action en annulation d’un titre de propriété industrielle (2).

1°) Action en contrefaçon.

Le contentieux de la contrefaçon se déroule exclusivement devant les Tribunaux judiciaires, juridictions devant lesquelles la représentation par avocat est obligatoire.

Si un créateur constate une reproduction sans autorisation – une contrefaçon – de sa technique ou de sa marque, par exemple, l’avocat pourra le représenter dans le cadre d’une action en contrefaçon.

Dans un premier temps, il conviendra de réunir les preuves de la contrefaçon : constat d’huissier en magasin ou sur Internet, saisie-contrefaçon pour se rendre dans les locaux du contrefacteur afin de saisir directement des produits contrefaisant et/ou de décrire la contrefaçon.

Dans un second temps, l’avocat pourra introduire une action en contrefaçon devant la juridiction compétente et demander des dommages et intérêts susceptibles d’indemniser du préjudice subi.

2°) L’action en annulation d’un titre de propriété industrielle.

Gêné par les titres de propriété industrielle d’un concurrent, qui bloque ainsi un marché, le créateur peut également envisager une action en annulation d’un titre de propriété industrielle.

Ce type de situation se présente souvent dans le domaine des brevets d’invention, qui sont régulièrement annulés par les juridictions françaises. C’est par exemple le cas dans le secteur pharmaceutique quand un fabricant de médicaments génériques souhaite lancer un médicament ou dans le secteur des télécommunications, où les « champs de mines » de brevets sont légions, en particulier dans le secteur de la téléphonie mobile.

L’avocat propriété intellectuelle devra alors démontrer que le titre de propriété est invalide parce que le brevet, par exemple, porte sur une invention ne satisfaisant pas les conditions de brevetabilité.

B. En défense.

L’avocat propriété intellectuelle peut également défendre son client accusé d’actes de contrefaçon. Trois systèmes de défense cumulables seront à envisager :
absence de contrefaçon, en prouvant que l’œuvre, le brevet, le dessin ou modèle ou la marque n’est pas reproduit ;
absence de preuve de la contrefaçon, en contestant les preuves de la contrefaçon comme, par exemple, le constat d’achat ou la saisie-contrefaçon.
annulation du titre ou l’inexistence du droit d’auteur, dans ce cas il s’agira de prouver que les conditions de la protection ne sont pas satisfaites (ex. une œuvre n’est pas originale ou la preuve de son antériorité n’est pas rapportée).

Finalement, autant en dehors de tout procès que durant un procès, l’avocat propriété intellectuelle sera un intermédiaire indispensable pour assurer la protection de la propriété intellectuelle, de telle sorte que le créateur puisse valoriser ses créations et protéger ses parts de marché.

La fin des « launch at risk » en France?

Par une récente ordonnance (11 janvier 2019), le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé une interdiction provisoire de commercialisation visant le Darunavir de Sandoz (générique Prezista). Il a été jugé que le CCP, dont Sandoz invoquait la nullité, n’était pas manifestement nul et donc vraisemblablement contrefait par Sandoz.

La question posée dans cette affaire était la suivante : comment appliquer l’article 3 (a) du Règlement du CCP (Règlement (CE) n ° 469/2009)? Il faut rappeler que la CJUE n’a jamais statué sur la manière dont l’alinéa a) de l’article 3 doit être appliqué en présence d’une revendication de type Markush (revendication dans laquelle plusieurs variantes – chimiques ou non chimiques – d’un élément sont définies sous forme de liste, la liste ne couvrant pas obligatoirement toutes les variantes de cet élément). Ainsi, le darunavir doit-il être indiqué précisément dans le libellé des revendications (Medeva)? Ou faut-il seulement que ce libellé vise « implicitement, nécessairement et spécifiquement » le darunavir (Eli Lilly)? Ou ces questions sont-elles hors de propos, puisqu’il ne s’agit pas d’une revendication fonctionnelle?

Premièrement, la Haute Cour de Paris a analysé la jurisprudence de la CJUE en matière de CCP et a conclu que le test Eli Lilly n’était pas applicable à une demande de Markush :

« Il convient toutefois de relever que dans la décision Eli Lilly, il s’agissait d’une revendication fonctionnelle, la CJUE a donc insisté sur la double condition de « nécessité et spécificité ». En l’espèce, les revendications du brevet de base sont structurelles et permettent donc mieux à I’homme du métier d’appréhender au vu des revendications si le principe actif protégé par le CCP était couvert par le brevet de base. »

Deuxièmement, à la suite de l’examen de la formule de la revendication 1 du brevet et des diverses significations des groupes variables de cette revendication et de certaines des revendications dépendantes, le juge a conclu que:

« Il en ressort que le daruvanir est identifié par l’homme du métier comme étant visé implicitement mais nécessairement et de manière spécifique par le brevet EP’209 au regard des substituants identifiés dans ses revendications, conformément aux exigences de I’article 3 a) du Règlement CE et de la jurisprudence de la CJUE. Par conséquent, le défendeur échoue à démôntrer que le CCp’034 est manifestement nul. »

Par conséquent, le juge a estimé que le défendeur n’avait pas prouvé que le CCP était manifestement nul. Une interdiction provisoire a ainsi été ordonnée, sous peine d’une amende de 50 000 euros par violation de l’interdiction. Le juge a également ordonné la saisie des médicaments en infraction et un rappel des produits.

La récente jurisprudence française et la réforme envisagée de la prescription en matière de nullité des actions en nullité (avec la loi PACTE? voir Loi PACTE : quid de la prescription des actions en nullité des titres de propriété industrielle?) semblent adresser un signe clair aux fabricants de médicaments : favorisez, comme autrefois, les actions en annulation par rapport aux lancements à risque, qui devraient maintenant être évités en France.

Dépôts de brevets : une hausse favorable au développement des startups !

Il ressort de l’étude annuelle « Entreprises privées déposantes de brevets », publiée par l’INPI en décembre 2017, que les dépôts de brevets par les PME et les ETI étaient à la hausse en 2017. Cette augmentation pourrait s’avérer favorable au développement des start-up, pour lesquelles les brevets sont devenus des instruments d’expansion indispensables. 

Une étude publiée en avril dernier par France Brevets et MINES ParisTech évoquait un « problème de propriété intellectuelle en France » et exhortait à un « changement profond des mentalités ». Ce changement serait-il en train de s’opérer plus vite que les auteurs de l’étude l’auraient imaginé ? On peut le penser au regard des chiffres annuels publiés par l’INPI en décembre 2017. Il convient désormais d’encourager cette mutation, parce que le brevet s’avère indispensable dans un contexte économique mondialisé.

Des chiffres à la hausse

Selon l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), en 2016, les entreprises ont déposé plus de brevets qu’en 2015 : +1,3% pour les PME et +5% pour les ETI. Quant aux entreprises de 10 à 49 salariés, la progression est de 14%. Ainsi, en 2016, les ETI sont à l’origine de 935 demandes de brevets publiés, soit 7,8%. Les PME sont pour leur part à l’origine de 2 530 demandes publiées, soit 21,2%. Ce chiffre est en augmentation constante depuis 2012 (+6,9% en quatre ans).

Quels brevets sont déposés par ces entreprises ? Les titres déposés visent la fabrication de machines et équipements, plus d’un quart des demandes, et la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, 19% des dépôts. Les ETI, sont particulièrement représentées dans certains domaines tels que les produits pharmaceutiques, la chimie alimentaire, mais aussi la manutention, le BTP, les machines à fabriquer du papier et les textiles. Quant aux grandes entreprises, elles sont plus présentes dans des sous-domaines technologiques nécessitant de lourds investissements en coûts fixes tels que les machines et appareil électriques – énergie électrique, transmission d’informations numériques, composants mécaniques et transports.

Une hausse des dépôts favorable aux start-up

Ces chiffres ont de quoi faire réfléchir les entrepreneurs et les réseaux d’accompagnement, dans la mesure où seules 15 % des jeunes entreprises en France détiennent au moins un brevet en phase d’amorçage, contre 23 % en Allemagne. C’est à regretter puisque les brevets peuvent avoir un effet accélérateur. Par exemple, un titre de propriété industrielle ou un dépôt en cours crédibilise l’innovation et donne une vraie valeur à l’activité auprès de futurs investisseurs. Ainsi, selon le cluster Genopole, qui accompagne actuellement 114 porteurs de projet et start-up des biotechnologies, 90 % de ceux qui parviennent à lever des fonds ont investi dans des brevets. A l’opposé, la société BlaBlaCar fait figure de contre-exemple. La  start-up  française ayant connu à son lancement un essor considérable se retrouve freinée par une concurrence accrue qui aurait pu être contenue, voire limitée, par une stratégie de dépôt adaptée. L’entreprise californienne Facebook a quant à elle  déposé en 2016 un brevet permettant la rencontre d’utilisateurs pour mutualiser leurs déplacements à un même évènement, qui pourrait à terme gêner l’activité de la start-up française. La présence de nombreux brevets américains encadrant le déploiement des plateformes de covoiturage outreAtlantique limite en outre l’expansion commerciale directe de la firme française.

En 2017, la France demeure le deuxième pays déposant de brevets en Europe (10 559 demandes présentées). Malgré ces chiffres encourageants, la sphère entrepreneuriale des start-up souffre cruellement d’un manque de sensibilisation aux opportunités stratégiques d’une politique de dépôt maîtrisée. Un bref panorama international conforte cet aspect stratégique des brevets. L’étude France Brevet – MINES ParisTech établissait, pour la période 1996-2006, un dépôt moyen de 6,9 brevets pour les PME françaises contre 12,4 pour leurs homologues allemandes (575 PME françaises ayant eu recours à un dépôt sur cette période, contre 1 401 PME allemandes). Même si les données récentes tendent à amoindrir ces divergences, un écart subsiste. Suivant cette tendance, l’Office Européen des Brevets souligne la considérable expansion des dépôts chinois. Si l’Allemagne culmine le classement des dépôts avec un ratio représentant 15% du total des demandes devant l’Office, les dépôts chinois représentent, quant à eux, 5% des dépôts, contre 6 à 7% pour la France.

Des réponses adaptées ?

Des initiatives françaises existent. L’INPI érige la propriété intellectuelle comme un levier de compétitivité des entreprises. Ainsi, l’Office français propose un service d’accompagnement aux entreprises avec un pré-diagnostic et un plan d’action (le Pass PI) aux acteurs le souhaitant. Dans cette dynamique l’INPI, en juin 2017, a présenté un service de cartographie permettant un panorama précis de la concurrence sur un marché et un secteur d’activité donné grâce à une lecture facilitée du registre des brevets.

Si ces initiatives sont encourageantes, l’approche stratégique adaptée et personnalisée aux besoins présents et futurs des entreprises demeure inexistante. En effet, si 52% des startups françaises effectuent à minima un dépôt au cours de leurs activités, les bases demeurent faibles, ce qui fragilisent leurs déploiements économiques. Le plus gros changement reste à accomplir : il faut opérer une prise de conscience et une modification des habitudes. Les start-up ne doivent pas agir par réaction au marché et à sa concurrence, mais par anticipation, et bâtir dès la création des objectifs précis et une stratégie de dépôt cohérente afin d’y répondre. Cette stratégie de propriété industrielle qu’il revient aux startups d’établir semble inévitable pour les startups et appelle sans doute un renforcement du soutien apporté par l’Etat à l’innovation tant cette dernière est devenue indispensable à l’essor économique du pays.

Focus sur « l’avocat droit des brevets »

L’importance croissante du contentieux des brevets d’invention devant les juridictions françaises, autant pour les PME/PMI que pour les grandes sociétés, conduit à apporter quelques éclaircissements sur la profession d’avocat spécialiste du contentieux des brevets d’invention, qui demeure encore mal connue en France.

Pour rappel, un brevet constitue un titre de propriété industrielle permettant de protéger une invention. Il est délivré par un Office de propriété industrielle (INPI, OEB). Le brevet confère un droit exclusif d’exploitation permettant à son propriétaire d’interdire toute exploitation par un tiers de l’invention protégée par le brevet.

Toute action judiciaire exigera une collaboration entre l’avocat droit des brevets et un conseil en propriété industrielle. Le conseil en propriété industrielle est un ingénieur spécialiste de la technique en cause. L’avocat spécialiste du contentieux des brevets d’invention, le  « Patent Litigator », l’avocat droit des brevets sera le seul à même de représenter son client devant une juridiction. Il interviendra essentiellement dans le cadre d’actions en contrefaçon et d’actions en annulation de brevets. Cet avocat droit des brevets est à distinguer d’autres avocats de la propriété intellectuelle (l’avocat droit d’auteur, l’avocat droit des marques, l’avocat droit des dessins et modèles).

L’action en contrefaçon de brevet vise à démontrer qu’un tiers a exploité l’invention sans autorisation de son propriétaire. En amont du procès, une analyse juridique et technique de la validité des titres et des risques encourus est menée. Le brevet est présumé valable jusqu’à preuve contraire. La demande d’annulation de brevet constitue ainsi l’argument quasi-automatique en défense face à une action en contrefaçon.

Le plus souvent avant tout procès une saisie-contrefaçon du produit ou du procédé argué de contrefaçon est réalisée. La saisie-contrefaçon brevets est une procédure non-contradictoire qui autorise le breveté à faire procéder à la saisie réelle ou descriptive de produits ou procédés argués de contrefaçon, afin de se constituer une preuve. la saisie-contrefaçon est effectuée par un huissier de justice souvent assisté d’un conseil en propriété industrielle. Par ailleurs, s’il est en mesure de démontrer la vraisemblance d’une contrefaçon, le breveté pourra obtenir une interdiction provisoire de l’exploitation du produit ou du procédé argué de contrefaçon.

Parallèlement, une société souhaitant entrer sur un marché dont un brevet bloque l’entrée peut décider d’intenter une action en annulation de brevet, afin de dégager la voie (action dite « clear the way »). Cette situation se présente systématiquement quand un fabricant de génériques souhaite produire un nouveau médicament, par exemple. Dans ce cas, le litige concernera généralement, pour tout ou partie, la validité du certificat complémentaire de protection (« CCP »), qui aura depuis lors remplacé le brevet de base.

En aval, l’avocat contentieux des brevets est également amené à intervenir sur tous les aspects de la gestion des droits (licences de brevets, cessions de brevets, inventions de salariés, revendications de propriété, fiscalité, etc.).

 

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