Catégorie : Brevets d’invention

La fin des « launch at risk » en France?

Par une récente ordonnance (11 janvier 2019), le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé une interdiction provisoire de commercialisation visant le Darunavir de Sandoz (générique Prezista). Il a été jugé que le CCP, dont Sandoz invoquait la nullité, n’était pas manifestement nul et donc vraisemblablement contrefait par Sandoz.

La question posée dans cette affaire était la suivante : comment appliquer l’article 3 (a) du Règlement du CCP (Règlement (CE) n ° 469/2009)? Il faut rappeler que la CJUE n’a jamais statué sur la manière dont l’alinéa a) de l’article 3 doit être appliqué en présence d’une revendication de type Markush (revendication dans laquelle plusieurs variantes – chimiques ou non chimiques – d’un élément sont définies sous forme de liste, la liste ne couvrant pas obligatoirement toutes les variantes de cet élément). Ainsi, le darunavir doit-il être indiqué précisément dans le libellé des revendications (Medeva)? Ou faut-il seulement que ce libellé vise « implicitement, nécessairement et spécifiquement » le darunavir (Eli Lilly)? Ou ces questions sont-elles hors de propos, puisqu’il ne s’agit pas d’une revendication fonctionnelle?

Premièrement, la Haute Cour de Paris a analysé la jurisprudence de la CJUE en matière de CCP et a conclu que le test Eli Lilly n’était pas applicable à une demande de Markush :

« Il convient toutefois de relever que dans la décision Eli Lilly, il s’agissait d’une revendication fonctionnelle, la CJUE a donc insisté sur la double condition de « nécessité et spécificité ». En l’espèce, les revendications du brevet de base sont structurelles et permettent donc mieux à I’homme du métier d’appréhender au vu des revendications si le principe actif protégé par le CCP était couvert par le brevet de base. »

Deuxièmement, à la suite de l’examen de la formule de la revendication 1 du brevet et des diverses significations des groupes variables de cette revendication et de certaines des revendications dépendantes, le juge a conclu que:

« Il en ressort que le daruvanir est identifié par l’homme du métier comme étant visé implicitement mais nécessairement et de manière spécifique par le brevet EP’209 au regard des substituants identifiés dans ses revendications, conformément aux exigences de I’article 3 a) du Règlement CE et de la jurisprudence de la CJUE. Par conséquent, le défendeur échoue à démôntrer que le CCp’034 est manifestement nul. »

Par conséquent, le juge a estimé que le défendeur n’avait pas prouvé que le CCP était manifestement nul. Une interdiction provisoire a ainsi été ordonnée, sous peine d’une amende de 50 000 euros par violation de l’interdiction. Le juge a également ordonné la saisie des médicaments en infraction et un rappel des produits.

La récente jurisprudence française et la réforme envisagée de la prescription en matière de nullité des actions en nullité (avec la loi PACTE? voir Loi PACTE : quid de la prescription des actions en nullité des titres de propriété industrielle?) semblent adresser un signe clair aux fabricants de médicaments : favorisez, comme autrefois, les actions en annulation par rapport aux lancements à risque, qui devraient maintenant être évités en France.

Dépôts de brevets : une hausse favorable au développement des startups !

Il ressort de l’étude annuelle « Entreprises privées déposantes de brevets », publiée par l’INPI en décembre 2017, que les dépôts de brevets par les PME et les ETI étaient à la hausse en 2017. Cette augmentation pourrait s’avérer favorable au développement des start-up, pour lesquelles les brevets sont devenus des instruments d’expansion indispensables. 

Une étude publiée en avril dernier par France Brevets et MINES ParisTech évoquait un « problème de propriété intellectuelle en France » et exhortait à un « changement profond des mentalités ». Ce changement serait-il en train de s’opérer plus vite que les auteurs de l’étude l’auraient imaginé ? On peut le penser au regard des chiffres annuels publiés par l’INPI en décembre 2017. Il convient désormais d’encourager cette mutation, parce que le brevet s’avère indispensable dans un contexte économique mondialisé.

Des chiffres à la hausse

Selon l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), en 2016, les entreprises ont déposé plus de brevets qu’en 2015 : +1,3% pour les PME et +5% pour les ETI. Quant aux entreprises de 10 à 49 salariés, la progression est de 14%. Ainsi, en 2016, les ETI sont à l’origine de 935 demandes de brevets publiés, soit 7,8%. Les PME sont pour leur part à l’origine de 2 530 demandes publiées, soit 21,2%. Ce chiffre est en augmentation constante depuis 2012 (+6,9% en quatre ans).

Quels brevets sont déposés par ces entreprises ? Les titres déposés visent la fabrication de machines et équipements, plus d’un quart des demandes, et la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, 19% des dépôts. Les ETI, sont particulièrement représentées dans certains domaines tels que les produits pharmaceutiques, la chimie alimentaire, mais aussi la manutention, le BTP, les machines à fabriquer du papier et les textiles. Quant aux grandes entreprises, elles sont plus présentes dans des sous-domaines technologiques nécessitant de lourds investissements en coûts fixes tels que les machines et appareil électriques – énergie électrique, transmission d’informations numériques, composants mécaniques et transports.

Une hausse des dépôts favorable aux start-up

Ces chiffres ont de quoi faire réfléchir les entrepreneurs et les réseaux d’accompagnement, dans la mesure où seules 15 % des jeunes entreprises en France détiennent au moins un brevet en phase d’amorçage, contre 23 % en Allemagne. C’est à regretter puisque les brevets peuvent avoir un effet accélérateur. Par exemple, un titre de propriété industrielle ou un dépôt en cours crédibilise l’innovation et donne une vraie valeur à l’activité auprès de futurs investisseurs. Ainsi, selon le cluster Genopole, qui accompagne actuellement 114 porteurs de projet et start-up des biotechnologies, 90 % de ceux qui parviennent à lever des fonds ont investi dans des brevets. A l’opposé, la société BlaBlaCar fait figure de contre-exemple. La  start-up  française ayant connu à son lancement un essor considérable se retrouve freinée par une concurrence accrue qui aurait pu être contenue, voire limitée, par une stratégie de dépôt adaptée. L’entreprise californienne Facebook a quant à elle  déposé en 2016 un brevet permettant la rencontre d’utilisateurs pour mutualiser leurs déplacements à un même évènement, qui pourrait à terme gêner l’activité de la start-up française. La présence de nombreux brevets américains encadrant le déploiement des plateformes de covoiturage outreAtlantique limite en outre l’expansion commerciale directe de la firme française.

En 2017, la France demeure le deuxième pays déposant de brevets en Europe (10 559 demandes présentées). Malgré ces chiffres encourageants, la sphère entrepreneuriale des start-up souffre cruellement d’un manque de sensibilisation aux opportunités stratégiques d’une politique de dépôt maîtrisée. Un bref panorama international conforte cet aspect stratégique des brevets. L’étude France Brevet – MINES ParisTech établissait, pour la période 1996-2006, un dépôt moyen de 6,9 brevets pour les PME françaises contre 12,4 pour leurs homologues allemandes (575 PME françaises ayant eu recours à un dépôt sur cette période, contre 1 401 PME allemandes). Même si les données récentes tendent à amoindrir ces divergences, un écart subsiste. Suivant cette tendance, l’Office Européen des Brevets souligne la considérable expansion des dépôts chinois. Si l’Allemagne culmine le classement des dépôts avec un ratio représentant 15% du total des demandes devant l’Office, les dépôts chinois représentent, quant à eux, 5% des dépôts, contre 6 à 7% pour la France.

Des réponses adaptées ?

Des initiatives françaises existent. L’INPI érige la propriété intellectuelle comme un levier de compétitivité des entreprises. Ainsi, l’Office français propose un service d’accompagnement aux entreprises avec un pré-diagnostic et un plan d’action (le Pass PI) aux acteurs le souhaitant. Dans cette dynamique l’INPI, en juin 2017, a présenté un service de cartographie permettant un panorama précis de la concurrence sur un marché et un secteur d’activité donné grâce à une lecture facilitée du registre des brevets.

Si ces initiatives sont encourageantes, l’approche stratégique adaptée et personnalisée aux besoins présents et futurs des entreprises demeure inexistante. En effet, si 52% des startups françaises effectuent à minima un dépôt au cours de leurs activités, les bases demeurent faibles, ce qui fragilisent leurs déploiements économiques. Le plus gros changement reste à accomplir : il faut opérer une prise de conscience et une modification des habitudes. Les start-up ne doivent pas agir par réaction au marché et à sa concurrence, mais par anticipation, et bâtir dès la création des objectifs précis et une stratégie de dépôt cohérente afin d’y répondre. Cette stratégie de propriété industrielle qu’il revient aux startups d’établir semble inévitable pour les startups et appelle sans doute un renforcement du soutien apporté par l’Etat à l’innovation tant cette dernière est devenue indispensable à l’essor économique du pays.

Le rôle de l’avocat en droit des brevets

L’importance croissante du contentieux des brevets d’invention devant les juridictions françaises, autant pour les PME/PMI que pour les grandes sociétés, conduit à apporter quelques éclaircissements sur la profession d’avocat spécialiste du contentieux des brevets d’invention, qui demeure encore mal connue en France.

Pour rappel, un brevet constitue un titre de propriété industrielle permettant de protéger une invention. Il est délivré par un Office de propriété industrielle (INPI, OEB) et confère un droit exclusif d’exploitation permettant à son propriétaire d’interdire toute exploitation par un tiers de l’invention objet du brevet pour une durée de 20 ans et pour un territoire donné.

Toute action juridictionnelle dans ce domaine exige une collaboration entre l’avocat et un conseil en propriété industrielle, ce dernier étant un ingénieur spécialiste du secteur technique en cause qui a le plus souvent rédigé le brevet. L’avocat spécialiste du contentieux des brevets d’invention, que les anglo-saxons désignent sous l’expression « Patent Litigator », aura à ce stade un rôle primordial ne serait-ce que dans la mesure où il est le seul à même de représenter son client devant une juridiction. Il interviendra essentiellement dans le cadre d’actions en contrefaçon et d’actions en annulation de brevets.

L’action en contrefaçon vise à démontrer qu’un tiers à exploiter l’invention brevetée sans autorisation de son propriétaire. En amont du procès, une analyse juridique et technique de la validité des titres et des risques encourus. En effet, le brevet est présumé valable jusqu’à preuve contraire. La demande d’annulation de brevet constitue ainsi l’argument quasi-automatique en défense face à une action en contrefaçon. Le plus souvent préalablement à tout procès une saisie-contrefaçon du produit ou du procédé argué de contrefaçon est réalisée. La saisie-contrefaçon est une procédure sur requête présentée au juge qui autorise le breveté à faire procéder à la saisie réelle ou descriptive de produits ou procédés argués de contrefaçon, afin de se constituer une preuve. Elle est effectuée par un huissier de justice souvent assisté d’un conseil en propriété industrielle. Par ailleurs, s’il est en mesure de démontrer la vraisemblance d’une contrefaçon, le breveté pourra obtenir une interdiction provisoire de l’exploitation du produit ou du procédé argué de contrefaçon.

Parallèlement, une société souhaitant entrer sur un marché dont un brevet bloque l’entrée peut décider d’intenter une action en annulation au principal afin de dégager la voie (action dite « clear the way »). Cette situation se présente systématiquement quand un fabricant de génériques souhaite produire un nouveau médicament, par exemple. Dans ce cas, le litige concernera généralement, pour tout ou partie, la validité du certificat complémentaire de protection (« CCP ») qui aura depuis lors remplacé le brevet de base.

En aval, l’avocat spécialiste du contentieux des brevets d’invention est également amené à intervenir sur tous les aspects de la gestion des droits (licences de brevets, cessions de brevets, inventions de salariés, revendications de propriété, fiscalité, etc.).

 

Loi PACTE : quid de la prescription des actions en nullité des titres de propriété industrielle ?

Les aspects de propriété industrielle du projet de loi PACTE se concentrent sur une réforme de l’INPI. Les débats relatifs à cette réforme ont éclipsé l’amendement proposant l’imprescriptibilité des actions en nullité des titres de propriété industrielle, qui a été présenté puis retiré lors des débats à l’Assemblée Nationale, bien que ledit amendement soit d’une importance fondamentale.

La précision selon laquelle les actions en nullité des titres de propriété industrielle sont imprescriptibles apparaissait pourtant salutaire. En effet, pour rappel, la jurisprudence récente applique la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil auxdites actions. Or, au-delà des discussions relatives à la légitimité de cette application, tout un chacun s’accorde à dire qu’elle est inopportune, en particulier du fait du caractère flottant du point de départ à partir duquel la prescription commence à courir (« à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »). Ainsi, en droit des brevets par exemple, la jurisprudence a notamment admis que ce point de départ pouvait se situer autant à la date du dépôt de la demande de brevet qu’à la date de la publication de la mention de délivrance ou encore à la date de la mise en demeure du breveté.

Deux motifs ont justifié le rejet de l’amendement en cause. D’abord, l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet inclut déjà une telle imprescriptibilité en droit des brevets. Ensuite, la transposition de la directive n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (réforme dite du « Paquet Marques ») permettra très prochainement d’en faire de même en droit des marques. Ces arguments ne résistent néanmoins pas à l’analyse. D’une part, l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 9 mai 2018 dépend de la ratification de la JUB (qui demeure pour l’instant remise aux calendes grecques, ou plutôt allemandes, dans la mesure où la ratification par l’Allemagne est bloquée depuis un recours devant sa Cour constitutionnelle) et elle ne comprend pas de disposition transitoire. D’autre part, s’il est vrai que le cas du droit des marques pourrait peut-être prochainement connaitre une issue heureuse, il en va différemment des autres titres de propriété industrielle.

Il ne fait pourtant aucun doute que l’application de la prescription quinquennale aux actions en nullité est inopportune, ne serait-ce qu’en raison de la fonction de purge exercée par ces actions face à des titres nuls constituant autant d’exceptions injustifiées à la liberté du commerce. Un nouvel amendement proposant l’imprescriptibilité de toutes les actions en nullité serait donc opportun lors des débats au Sénat. Dans ce cas, des dispositions provisoires seraient indispensables pour que la nouvelle loi soit applicable à tous les titres produisant leurs effets à la date de son entrée en vigueur et éviter ainsi que la jurisprudence récente ne perdure. Une telle initiative mettrait enfin un point final à une triste saga dont les milieux intéressés préféreraient qu’elle devienne au plus tôt un lointain souvenir.

Le projet de loi PACTE : quid des réformes de la propriété industrielle ?

Le projet de loi PACTE comprend des réformes du droit des brevets. Les mesures envisagées suscitent des débats au sein des milieux intéressés. Le projet de loi introduit trois réformes du droit des brevets. L’article 40 renforce le certificat d’utilité. L’article 42 met en place une procédure d’opposition à l’INPI dans le cadre de la délivrance de brevets d’invention français. L’article 42 bis instaure un examen de la condition d’activité inventive pour ces derniers.

S’agissant du certificat d’utilité, le projet instaure une augmentation de sa durée de 6 ans à 10 ans ainsi que la possibilité d’une conversion de la demande de certificat en demande de brevet dans un délai et une procédure fixés par décret. Il s’agit de faciliter l’accès à la propriété industrielle en renforçant un titre aux coûts faibles et destinés à des réalisations qui n’exigent pas de protection au-delà du territoire français. Ces motifs fondent aussi la création d’une procédure d’opposition devant l’INPI pour laquelle les parlementaires ont mis en avant le frein économique que peut constituer pour les PME l’obligation de passer par la voie contentieuse pour demander l’annulation d’un brevet. La procédure devant l’INPI étant jugé plus simple et moins couteuse, par conséquent favorable aux PME. La mise en place d’un examen de l’activité inventive au stade de la procédure de délivrance vise à accroitre la qualité du brevet français.

C’est plus particulièrement la mesure relative à l’examen de l’activité inventive qui suscite des débats au sein des milieux intéressés. D’abord, il n’est pas certain que la mesure cadre avec les objectifs de la loi PACTE, parce que la délivrance de brevets reviendra plus chère, ce qui sera un frein pour les PME. Sur ce point, rien ne permet de considérer que les modifications apportées au certificat d’utilité seront suffisantes pour attirer les opérateurs économiques les plus fragiles. Ensuite, le financement de la mesure laisse dubitatif, notamment parce que la Cour des comptes a déclaré en 2014 que cette mesure n’était pas envisageable, car trop chère, alors que les travaux parlementaires de la loi PACTE évoquent une réforme à effectif constant. Il ne servirait en tout cas à rien de réformer si les pouvoirs publics ne sont pas prêts à assumer le coût de cette mesure, sauf à souhaiter mettre en place un système plus cher pour le déposant et moins efficace par manque de moyens, sans former les examinateurs ni recruter de nouveaux examinateurs. En d’autres termes, sauf à faire preuve d’une volonté politique et financière à la hauteur de l’ambition affichée, le risque est d’aboutir à la délivrance de titres de faible qualité pour un prix plus élevé pour tous. Enfin, la manière dont cette réforme relative à l’examen de l’activité inventive au stade de la procédure de délivrance a été introduite surprend : s’agissant d’un amendement il n’est précédé d’aucune étude d’impact et n’a pas fait l’objet de consultation de l’ensemble des milieux intéressés. Les débats actuels prouvent pourtant qu’ils sont pour le moins partagés sur la question.

La question soulevée est in fine celle de la pertinence d’une mise en concurrence du brevet français avec le brevet européen. Si aujourd’hui l’intérêt d’une telle mise en concurrence paraît discutable, l’entrée en vigueur de la future Juridiction Unifiée des Brevets (JUB) pourrait justifier le renforcement du brevet français, notamment lorsqu’il ne sera plus possible de déroger à la compétence exclusive de la JUB pour des contentieux impliquant des brevets européens sans effet unitaire. Comme le coût d’un contentieux sera vraisemblablement plus onéreux devant la JUB, il sera alors certainement intéressant de défendre son droit devant le juge français pour un coût moindre. Cette perspective exigerait cependant de supprimer au préalable l’impossibilité de désigner directement la France dans les demandes internationales selon le traité de coopération en matière de brevets (PCT), sachant qu’à l’heure actuelle la désignation de la France suppose le passage par la voie européenne.

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